裁判要旨

  法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。在侵犯商標專用權案件中，侵權人以涉案商標屬于商品通用名稱予以抗辯的，應承擔相應的舉證責任。

  案情

  原告左樹全于2005年6月7日獲得第3643418號商標注冊證，該注冊商標由字母“LJP”組成,核定使用商品為第2類，包括“防水冷膠料；油漆；屋頂氈用涂層（油漆）；防火油漆；防火漆；底漆；瀝青清漆；油漆黏合劑；水溶性內(nèi)外墻有光噴塑料；防水粉（涂料）”。2007年12月25日，左樹全與四川省純陽防水防腐材料有限責任公司（簡稱純陽公司）簽訂了商標使用許可合同，將“LJP”注冊商標以普通使用許可方式許可給了純陽公司。成都新藝防水材料工程有限公司（簡稱新藝公司）在生產(chǎn)、銷售、宣傳自己的同類產(chǎn)品中，使用了“LJP大壩專用高分子防水涂料”。雙方發(fā)生爭議，左樹全與純陽公司以新藝公司侵犯商標專用權為由起訴到法院。

  裁判

  四川省成都市中級人民法院經(jīng)審理認為，根據(jù)商標法實施條例第四十九條“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”的規(guī)定，“LJP”既是左樹全的第3643418號注冊商標，同時也是建筑防水行業(yè)中用聚合物乳液生產(chǎn)的一種合成高分子防水涂料的型號名稱,新藝公司僅是將“LJP”作為一種合成高分子防水涂料的型號名稱來使用，屬于正當使用行為。故法院對原告的主張不予支持，判決駁回原告的訴訟請求。

  原告不服一審判決，提起上訴。

  四川省高級人民法院經(jīng)審理認為，原告享有“LJP”注冊商標專用權，其權利合法有效，應受法律保護。新藝公司提供的證據(jù)尚不足以認定“LJP”已經(jīng)成為一種高分子防水涂料的通用名稱。其銷售以及宣傳的產(chǎn)品與原告第3643418號商標所使用的商品無論是在功能、用途、銷售渠道以及消費對象等方面均相同，因此，屬于商標法實施條例第五十條第（一）項“在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的”規(guī)定的情形，應視為侵犯注冊商標專用權的行為。新藝公司辯稱其是將“LJP”作為產(chǎn)品型號并非作為商標在使用，但是其使用行為已對市場造成一定的誤導，從而使消費者對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認，認為其來源與原告注冊商標有特定的聯(lián)系或為同一市場主體，使商標注冊人的利益受到損害。因此，應認定新藝公司的侵權行為成立。2011年5月9日，法院判決：撤銷一審判決；被告立即停止對原告注冊商標專用權的侵犯；被告賠償原告經(jīng)濟損失及各種合理費用17萬元。

  評析

  “LJP”商標是否屬于商品的通用名稱，這是本案爭議的焦點，也是正確處理本案的關鍵。

  商品的通用名稱，是指在某一區(qū)域內(nèi)為生產(chǎn)經(jīng)營者或者消費者普遍用于稱呼某一商品的名稱。通用名稱應該是能夠反映一類商品與另一類商品之間的根本區(qū)別的規(guī)范化稱謂，往往是記載在國家標準或者行業(yè)標準之中的全國或者全行業(yè)通用的術語和概念，或者是相關公眾經(jīng)過長時間使用而在全國或全行業(yè)對某種商品約定俗成的統(tǒng)一稱謂。由于商標在市場競爭中的獨特作用，關于商標和通用名稱之間的紛爭一直未斷。根據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第七條規(guī)定，人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。通常，對于商標是否為通用名稱的判斷，消費者的判斷非常重要。國家、行業(yè)規(guī)定應該是確定通用名稱的初步證據(jù)，如果有證據(jù)證明消費者并非把該名稱作為通用名稱使用，就可以推翻這一認定。如果國家、行業(yè)標準和公眾的認識出現(xiàn)不完全一致的情況時，則應考慮公眾對此是否約定俗成地判斷名稱通用為準。

  因此，在侵犯商標專用權案件中，侵權人以涉案商標屬于商品通用名稱予以抗辯的，應承擔相應的舉證責任支持自己的主張。本案中，新藝公司主張“LJP”作為防水涂料的一種型號，是該行業(yè)內(nèi)對高分子防水涂料的通用名稱。雖然關于“LJP防水涂料”的學術文章、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品介紹、招投標等信息在左樹全注冊“LJP”商標前后大量地刊登于期刊和網(wǎng)絡上，但就目前市場上存在多種利用聚合物乳液生產(chǎn)的高分子防水涂料的情況下，仍無法將“LJP”防水涂料與其他高分子防水涂料相區(qū)分。只能得出“LJP”防水涂料是一種行業(yè)中常用的，用聚合物乳液生產(chǎn)的一種合成高分子防水涂料，其僅僅是企業(yè)內(nèi)部的一種產(chǎn)品型號，本身沒有固定、規(guī)范、統(tǒng)一的含義和性能技術指標，至今也無證據(jù)證明被國家或行業(yè)標準收錄。被告提供的證據(jù)尚不足以認定“LJP”已經(jīng)成為一種高分子防水涂料的通用名稱，其關于“LJP”屬于商品通用名稱的理由無法得到支持。依據(jù)商標法實施條例第五十條第（一）項的規(guī)定，新藝公司在對產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和宣傳中，已對市場造成一定的誤導，從而使消費者對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認，認為其產(chǎn)品與純陽公司注冊商標有特定的聯(lián)系或為同一市場主體，使商標注冊人的利益受到損害。因此，二審法院認定新藝公司的侵權行為成立并依法判決其承擔民事責任的處理是正確的。

  本案案號：（2010）成民初字第501號 ，(2011)川民終字第124號

  案例編寫人：四川省高級人民法院 楊麗