林海濤

案情簡介：1991年2月7日，舒某向中國國家專利局提出了一項(xiàng)實(shí)用新型專利申請，1992年2月26日被授予專利權(quán)（即在先使用新型專利，專利號：91211222.0），該專利權(quán)于1999年2月8日因權(quán)利期限屆滿而終止。1992年2月22日，舒某提出了另一項(xiàng)發(fā)明專利申請，1999年10月13日被公告授權(quán)（即在后發(fā)明專利，專利號：92106401.2）。2000年12月22日，請求人山東省濟(jì)寧無壓鍋爐廠對在后的發(fā)明專利向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請求，其理由是在先實(shí)用新型專利已經(jīng)被授予專利權(quán)，在后的發(fā)明專利申請與其是同樣的發(fā)明創(chuàng)造，授予專利權(quán)不符合專利法實(shí)施細(xì)則規(guī)定的同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定。2001年3月26日，專利復(fù)審委員會(huì)以“不存在實(shí)用新型專利權(quán)和發(fā)明專利權(quán)共同存在的情況”為由做出了維持在后發(fā)明專利權(quán)有效的第3209號無效宣告請求審查決定。請求人不服該無效決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。一審法院經(jīng)審理，判決維持了專利復(fù)審委員會(huì)的審查決定，并進(jìn)一步解釋說，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)應(yīng)理解為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時(shí)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上處于有效狀態(tài)的授予專利存在。”請求人仍不服，上訴至北京市高級人民法院。該院（2002）高民終字第33號行政判決書撤銷了一審判決和復(fù)審委員會(huì)的決定，理由是：一項(xiàng)專利一旦權(quán)利終止，從終止之日起就進(jìn)入了公有領(lǐng)域，任何人都可以對該公有技術(shù)加以應(yīng)用。在本案中，舒某在先申請并被授權(quán)的實(shí)用新型已于1999年2月8日因權(quán)利期限屆滿而終止，該專利技術(shù)隧已進(jìn)入公有領(lǐng)域；在后申請的發(fā)明專利因與在先的實(shí)用新型專利系相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，故在該發(fā)明專利與1999年10月13日被授權(quán)公告時(shí)，相當(dāng)于把進(jìn)入公有領(lǐng)域的技術(shù)又賦予了專利權(quán)，應(yīng)屬重復(fù)授權(quán)，違反了專利法實(shí)施細(xì)則中關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項(xiàng)專利的規(guī)定。【1】

由此可見，終審法院之所以會(huì)對本案做出了與一審法院和專利復(fù)審委員會(huì)不同的處理結(jié)果，主要是對專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)原則產(chǎn)生了不同的理解。而專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)原則，按照我國《專利法實(shí)施細(xì)則》第十三條第一款的規(guī)定是指“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項(xiàng)專利�！钡�是同樣的發(fā)明創(chuàng)造既可以（1）由不同的申請人向?qū)＠�局同時(shí)或者先后提出相同主題的專利申請，也可以（2）由同一申請人先后向?qū)＠�局提出�?shí)用新型專利和發(fā)明專利申請。對于（1）種情況，根據(jù)我國《專利法》第九條和《專利法實(shí)施細(xì)則》第十三條的規(guī)定，最終獲得專利授權(quán)的只可能是其中的一個(gè)申請人，而不能將同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復(fù)授予不同的專利申請人。而對于（2）種情況是否屬于的重復(fù)授權(quán)我國的法律法規(guī)尚無明確的規(guī)定，在現(xiàn)實(shí)中，確實(shí)存在某些專利申請人既想獲得實(shí)用新型的快速授權(quán)又想獲得發(fā)明專利的較長時(shí)間的保護(hù)，從而會(huì)對同一發(fā)明創(chuàng)造先提出實(shí)用新型專利申請并在該技術(shù)公開之前又提出發(fā)明專利申請。對于上述“接力式”的申請，目前我國專利審查的一般做法為“如果發(fā)現(xiàn)同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一份申請符合授予專利權(quán)，在尚未授權(quán)的申請符合授予專利權(quán)的其它條件時(shí)，應(yīng)通知申請人進(jìn)行選擇…申請人可以放棄其已經(jīng)獲得的專利權(quán)，也可撤回其尚未被授權(quán)的申請”�！�2】由于本案中，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為舒某的發(fā)明創(chuàng)造符合發(fā)明專利的授予條件而其就同一發(fā)明創(chuàng)造獲得的實(shí)用新型專利保護(hù)期已屆滿，所以舒某已不存在在發(fā)明專利和實(shí)用新型專利之間選擇的可能性，從而直接就授予了舒某發(fā)明專利權(quán)。但是終審法院在本案中否定了專利復(fù)審委員會(huì)的上述做法。由此可見，終審法院與一審法院和專利復(fù)審委員會(huì)對禁止重復(fù)授權(quán)原則的不同理解是在第（2）種情況。所以本文也主要是結(jié)合本案從第（2）種情況來探討專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)原則的。

一，我國《專利法》并不禁止專利權(quán)人將其實(shí)用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)。

《專利法》是判斷一項(xiàng)專利申請是否符合專利授予條件的主要法律，只要不違背《專利法》的禁止性規(guī)定，他人提出的專利申請如果符合《專利法》規(guī)定的專利授予條件就應(yīng)賦予其專利權(quán)。不同的專利申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造先后提出專利申請之所以最終只會(huì)有一個(gè)申請人獲得專利權(quán)，也許并不在于在后申請的發(fā)明創(chuàng)造達(dá)不到專利法所規(guī)定的專利授予條件，而在于《專利法》第九條明確規(guī)定了同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予最先申請的人。而如果《專利法》要禁止專利權(quán)人將其實(shí)用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)，它只要在其第九條中加入一禁止性條款就可以做到，但是我國《專利法》并沒有這么做。因此，基于“法無明文禁止即可為”之一般法理，在民事領(lǐng)域，除了法律法規(guī)對公民的權(quán)利作出限制或禁止之外的民事權(quán)利都應(yīng)是公民的合法權(quán)利，所以我們有理由相信：只要同一專利申請人基于同一發(fā)明創(chuàng)造先后提出的兩種不同類型的專利申請都符合了《專利法》的專利授予條件，他就有權(quán)將其先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)。我國《專利法》的專利授予條件包括形式條件和實(shí)質(zhì)條件。形式條件是指國務(wù)院專利行政部門對專利申請進(jìn)行初步審查、實(shí)質(zhì)審查以及授予專利權(quán)所必須的文件格式和履行的必要手續(xù)�！�3】申請人只要按照專利審查部門的要求去做，專利申請的形式條件一般都可以達(dá)到。因此，一項(xiàng)專利申請能否被授予專利權(quán)的關(guān)鍵就在于該申請是否符合專利的實(shí)質(zhì)條件，即是否能通過新穎性、實(shí)用性和創(chuàng)造性的“三性”審查。

在本案中，各方對舒某提出專利申請技術(shù)的實(shí)用性和創(chuàng)造性并分歧。而法院之所以會(huì)認(rèn)為專利復(fù)審委員會(huì)是重復(fù)授權(quán)，從《專利法》規(guī)定的專利授予條件來看就是認(rèn)為該技術(shù)已進(jìn)入公有領(lǐng)域，從而缺乏新穎性。而所謂“新穎性”，按照我國《專利法》第二十二條第一款的規(guī)定是指“在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過，在國內(nèi)公開使用過或者其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。”因此，判斷一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造是否具有新穎性的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是看該發(fā)明創(chuàng)造同申請日以前已經(jīng)公開的技術(shù)相比是否具有新穎性，而不是同現(xiàn)存的技術(shù)作比較，該發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)也許早已被他人開發(fā)出來但他人未將該技術(shù)公開也從未公開使用過，那么他人的技術(shù)就不能成為判斷一項(xiàng)專利申請是否具有新穎性的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在本案中，舒某于1992年2月7日提出專利申請的實(shí)用新型具有新穎性，該實(shí)用新型到1992年2月26日舒某被授予實(shí)用新型專利權(quán)時(shí)才公開，那么由于舒某以同樣的發(fā)明創(chuàng)造于1992年2月22日提出的發(fā)明專利申請?jiān)谠搶?shí)用新型公開之前，所以該發(fā)明并不喪失新穎性，再加之該發(fā)明也符合了發(fā)明專利所要求的創(chuàng)造性和實(shí)用性的實(shí)質(zhì)條件，那么根據(jù)我國《專利法》第39條的規(guī)定“專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務(wù)院專利行政部門做出授予發(fā)明專利的決定”，舒某是可以獲得該發(fā)明專利權(quán)的。但是由于考慮到專利權(quán)申請人對同一發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)擁有發(fā)明專利和實(shí)用新型專利并無額外的利益，且有重復(fù)授權(quán)之嫌，所以專利局在同一申請人對同一發(fā)明創(chuàng)造提出的實(shí)用新型專利和發(fā)明專利都符合專利授予條件時(shí)會(huì)要求申請人在這兩種專利類型中選擇。專利局的這種做法是符合《專利法》的規(guī)定的，并不屬于《專利法》所禁止的重復(fù)授權(quán)。

二，一項(xiàng)專利權(quán)利終止后，該專利技術(shù)也未必會(huì)成為公有技術(shù)。

在本案中，法院之所以會(huì)認(rèn)為專利復(fù)審委員會(huì)是重復(fù)授權(quán)，是因?yàn)榻K審法院認(rèn)為：一項(xiàng)專利一旦權(quán)利終止，從終止之日起就進(jìn)入公有領(lǐng)域，任何人都可以對該公有技術(shù)加以利用，所以不能把已進(jìn)入公有領(lǐng)域的技術(shù)又賦予專利權(quán)。終審法院的理由在通常情況下是正確的，大多數(shù)的專利在其權(quán)利保護(hù)期屆滿或者因其它原因?qū)е聶?quán)利終止時(shí)，該專利技術(shù)就進(jìn)入了公有領(lǐng)域。但是在某些特殊情況下，即使某一專利權(quán)利終止，該專利技術(shù)也未必會(huì)進(jìn)入公有領(lǐng)域，終審法院的理由至少不能合理的解釋以下兩種情況：

第一種情況是關(guān)于“從屬專利”。所謂從屬專利，是指在后申請的發(fā)明或者實(shí)用專利的保護(hù)范圍完全落入另一項(xiàng)在先申請的發(fā)明或者實(shí)用新型專利保護(hù)范圍之內(nèi)。例如，在先專利的獨(dú)立權(quán)利要求包括A、B、C三個(gè)技術(shù)特征，在后專利的獨(dú)立權(quán)利要求包括A、B、C、D四個(gè)技術(shù)特征，就會(huì)出現(xiàn)上述現(xiàn)象。因此，在后專利權(quán)人雖然取得了專利權(quán)，但是未經(jīng)在先專利權(quán)人許可，在后專利權(quán)人仍不能實(shí)施其專利權(quán)，否則就會(huì)侵犯到在先專利權(quán)，而對于雙方權(quán)利人之外的第三人來說，他如果要實(shí)施在后專利，就必須要經(jīng)過雙方權(quán)利人的同意，否則就會(huì)侵犯一方或雙方的專利權(quán)。因此，在從屬專利中，只要在先專利權(quán)是有效存在的，即使在后專利權(quán)因某種原因而導(dǎo)致權(quán)利終止了，在后專利權(quán)的技術(shù)方案實(shí)際上仍然受到在先專利權(quán)的保護(hù)，第三人未經(jīng)在先專利權(quán)人的許可而實(shí)施了在后專利的技術(shù)方案，就會(huì)侵犯到在先專利權(quán)。我們甚至可以從理論上推論：如果在先專利不斷的得到開發(fā)，從而開發(fā)出在后技術(shù)、在在后技術(shù)…，而在后的技術(shù)獲得專利權(quán)保護(hù)的范圍又總是落在先專利權(quán)的保護(hù)范圍之內(nèi)，那么在這一系列的從屬專利中，只要在先專利是有效存在的，即使在后的從屬專利權(quán)終止了，這一系列的從屬專利技術(shù)實(shí)際上仍然不會(huì)處于公有領(lǐng)域。

第二種情況是：假如某甲于1991年3月1日向?qū)＠�局就某�?xiàng)技術(shù)提出了發(fā)明專利申請，而某乙就同樣的技術(shù)于該年的3月5日向?qū)＠�局提出了�?shí)用新型專利申請，由于實(shí)用新型專利申請只進(jìn)行形式審查某乙在該年的9月5日就獲得了該發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)用新型專利授權(quán)。后由于某種原因，某乙于1993年9月5日放棄了該實(shí)用新型專利權(quán)，而此時(shí)就該發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明專利申請仍在審查中。那么如果認(rèn)為“一項(xiàng)專利一旦權(quán)利終止，該技術(shù)從終止之日起就進(jìn)入公有領(lǐng)域”的話，那么由于該實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，該發(fā)明創(chuàng)造也就進(jìn)入了公有領(lǐng)域。如果按照這種邏輯，那么就該發(fā)明創(chuàng)造提出的發(fā)明專利申請就會(huì)被以該發(fā)明創(chuàng)造已進(jìn)入公有領(lǐng)域?yàn)橛啥�被專利局駁回，從而出現(xiàn)同樣的發(fā)明創(chuàng)造“在先申請”反而會(huì)被“在后申請”抵觸掉的情景，這不僅對于在先申請人來說是極不公平的，而且也已明顯的與我國《專利法》所規(guī)定的“在先申請”原則相違背。

三，允許專利權(quán)人將其實(shí)用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)的做法是符合我國目前的科技發(fā)展水平的，有利于保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益。

目前從一些國家的專利審查實(shí)踐來看，并沒有同一人不能就同一主題同時(shí)或先后享有發(fā)明專利權(quán)和實(shí)用新型權(quán)的公認(rèn)原則。例如，在德國就允許同一申請人就同一技術(shù)方案同時(shí)享有發(fā)明專利權(quán)和注冊實(shí)用新型權(quán)，而日本則不允許同一人就同一技術(shù)方案同時(shí)或先后被授予發(fā)明專利權(quán)和實(shí)用新型權(quán)�！�4】這正如有學(xué)者在討論禁止重復(fù)授予專利權(quán)的問題時(shí)所說的“在不同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)之間，包括在發(fā)明專利和實(shí)用新型權(quán)之間，在理論上，并不存在禁止對同一人重復(fù)授權(quán)的原則。允許重復(fù)授權(quán)或者不允許重復(fù)授權(quán)，不是理論問題，而是國家的政策選擇問題。而在選擇時(shí)首先應(yīng)當(dāng)考慮的是，重復(fù)授權(quán)是否有必要，對權(quán)利人是否更有利�！� 【5】筆者認(rèn)為，允許我國專利權(quán)人將其實(shí)用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)的做法是考慮到我國目前的科技發(fā)展水平的明智之舉，有利于保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益。

首先，從我國目前的專利申請狀況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1985～2000年間，國內(nèi)申請人的發(fā)明專利申請為156434件，實(shí)用新型專利申請為590855件；同期的專利授權(quán)為，授予國內(nèi)申請人發(fā)明專利25616件，實(shí)用新型專利397166件�！�6】從以上的數(shù)據(jù)，我們不難發(fā)現(xiàn)，目前在我國的專利權(quán)體系中，實(shí)用新型專利相對于發(fā)明專利在數(shù)量上占有絕對的優(yōu)勢，而且國內(nèi)申請人要獲得一項(xiàng)發(fā)明專利的困難比較大，發(fā)明專利的被授權(quán)量約只占申請量的16％。這種狀況的出現(xiàn)是由我國目前的科技發(fā)展水平所決定的，而且這種狀況在短時(shí)間內(nèi)也不會(huì)發(fā)生根本性的改觀。因此，從我國的實(shí)際情況和維護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益出發(fā)，我們甚至應(yīng)該鼓勵(lì)同一申請人對同一發(fā)明創(chuàng)造在該技術(shù)被公開前先后提出實(shí)用新型專利和發(fā)明專利申請，因?yàn)榧词拱l(fā)明專利不會(huì)被授權(quán)，申請人仍然有可能獲得實(shí)用新型專利；而如果認(rèn)為同一申請人就同一發(fā)明創(chuàng)造先后提出的兩種不同類型的專利申請會(huì)相互“抵觸”的話，那么由于實(shí)用新型專利只進(jìn)行形式審查從而會(huì)較早的獲得專利授權(quán)而公開該發(fā)明專利技術(shù)，那么該發(fā)明創(chuàng)造獲得發(fā)明專利的機(jī)會(huì)也就沒有了；而如果同一申請人對同一發(fā)明創(chuàng)造只提發(fā)明專利申請而不提實(shí)用新型專利申請的話，由于發(fā)明專利的獲得授權(quán)的機(jī)會(huì)比較少，申請人如果不能得到發(fā)明專利授權(quán)的話，由于該發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)公開，他連獲得實(shí)用新型專利的機(jī)會(huì)也沒有了，那么申請人為開發(fā)該發(fā)明創(chuàng)造所付出的創(chuàng)造性勞動(dòng)就得不到任何回報(bào)。

第二，允許專利權(quán)人將其實(shí)用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)的做法可以在一定程度上彌補(bǔ)從發(fā)明專利申請日到發(fā)明專利授予前，發(fā)明專利申請人的合法權(quán)益得不到有效保護(hù)的缺陷。我國《專利法》雖然對發(fā)明專利從申請日到授權(quán)前這一段時(shí)間提供“臨時(shí)保護(hù)”，但是這種“臨時(shí)保護(hù)”卻缺乏法律的強(qiáng)制力，該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)公開后，申請人既不能禁止他人實(shí)施該技術(shù)也不能通過法律的手段強(qiáng)制他人繳納專利使用費(fèi)，一切都要等到發(fā)明專利被授權(quán)后才能“秋后算帳”。但對某些專利技術(shù)來說，等到發(fā)明專利被授權(quán)的時(shí)候，專利權(quán)人就會(huì)發(fā)現(xiàn)他人已經(jīng)利用他的專利技術(shù)創(chuàng)出品牌或者市場上的利用其專利制造的產(chǎn)品已經(jīng)很普遍了，專利權(quán)人已經(jīng)很難再進(jìn)入該產(chǎn)品市場了。針對這種情況，某些既想獲得實(shí)用新型專利的快速授權(quán)又想獲得發(fā)明專利較長時(shí)間保護(hù)的申請人，就會(huì)同一發(fā)明創(chuàng)造先提出實(shí)用新型專利申請?jiān)谠摷夹g(shù)公開之前再提出發(fā)明專利申請，由于實(shí)用新型專利的技術(shù)方案在獲得授權(quán)時(shí)才公開，所以申請人在該技術(shù)公開后就可以憑借實(shí)用新型專利權(quán)有效的控制和許可他人使用該專利技術(shù)，從而贏得市場的主動(dòng)。專利權(quán)人的這種做法完全是合情合理的，因?yàn)椤疤煜聸]有免費(fèi)的午餐”，專利權(quán)為開發(fā)該發(fā)明創(chuàng)造付出了創(chuàng)造性的勞動(dòng)，他就應(yīng)該從其創(chuàng)造成果中優(yōu)先獲得回報(bào)，這也是專利法保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造的宗旨所在。

第三，允許專利權(quán)人將其實(shí)用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)的做法也不會(huì)侵害到社會(huì)公眾的利益。目前我國對一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的專利保護(hù)期最長為20年，允許專利權(quán)人將其實(shí)用新型專利權(quán)轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)的做法，從理論上講，對該發(fā)明創(chuàng)造的專利保護(hù)期就可能超過20年。例如，在本案中，舒某于1991年2月7日向?qū)＠�局提出了�?shí)用新型專利申請，在該技術(shù)公開前由于1992年的2月22日提出了發(fā)明專利申請，如果舒某將其先獲得的實(shí)用新型專利轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利的話，那么該發(fā)明創(chuàng)造所獲得的專利保護(hù)的最長期限是從1991年2月7日到2012年的2月22日共21年零15天。但這是理論上的探討，事實(shí)上，除了藥品專利外，一般專利的平均壽命大約只有10年左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到20年，這是由市場所決定的。況且，從歷史來看，專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益平衡不是一種絕對的平衡，而是一種動(dòng)態(tài)的平衡，由于目前專利審查的速度已經(jīng)加快，專利權(quán)人即使對一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造會(huì)延長專利的保護(hù)期，一般來說也不過幾個(gè)月的時(shí)間，這種延長尚屬在“利益平衡”的正常浮動(dòng)范圍之內(nèi)，不能簡單的認(rèn)為這種延長已經(jīng)打破了專利法上的“利益平衡”從而侵犯了公眾利益。

【1】 見《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》（2002年4月15日）第三版的“背景資料”。

【2】 見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《專利審查指南》第二部分第三章第六節(jié)。

【3】 見黃勤南 著 《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》，中國政法大學(xué)出版社，第173頁。

【4】 據(jù)媒體報(bào)道，日本擬在2004年底修改其實(shí)用新型法，其中的修改建議之一就是允許“實(shí)用新型授權(quán)后可以轉(zhuǎn)化為發(fā)明專利權(quán)”，見韓曉春《日本醞釀修改實(shí)用新型法》，載《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》，2003年12月27日。

【5】 見湯宗舜 《關(guān)于禁止重復(fù)授予專利權(quán)問題的探討》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2003年第6期。

【6】以上數(shù)據(jù)出自國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主辦 《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)年鑒》（2000），知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，第191頁和197頁。

（本文發(fā)表于《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2004年第2期）