以案說法:未核準授權的商標不能作為不侵權的抗辯理由

裁判要旨

　　未經(jīng)商標權人許可，在相同商品上使用與其注冊商標近似的商標構成商標侵權。對被告以其已經(jīng)向商標局申請但并未核準授權的商標進行不侵權抗辯的，人民法院不予支持。

　　案情

　�。ǖ聡�）威樂歐洲股份有限公司（簡稱威樂公司）在第7類環(huán)流泵、處理污水和糞便的機械裝置商品上的“WILO”商標已在我國注冊，有效期至2014年1月26日。

　　2007年9月24日，在公證員的監(jiān)督下，威樂公司的代理人在北京市京開五金機電批發(fā)市場購買了臺州新威樂機電有限公司（簡稱新威樂公司）制造的兩臺屏蔽靜音泵，該產(chǎn)品及其外包裝、合格證、使用說明書上均使用了“新威樂XinWiLo”商標。威樂公司遂以商標侵權為由，向法院提起訴訟。

　　法院查明：“新威樂XinWiLo”商標于2005年7月26日向商標局申請注冊，申請注冊的類別為第7類離心泵等商品。該商標于2008年7月3日進入初審公告期，2008年9月23日，威樂公司就該商標提出異議申請。

　　裁判

　　北京市第二中級人民法院經(jīng)審理認為，涉案產(chǎn)品上使用的“新威樂XinWiLo”商標含有威樂公司的“WILO”注冊商標的全部內容，且涉案產(chǎn)品與“WILO”注冊商標核定使用的產(chǎn)品為同一類別，故“新威樂XinWiLo”商標與“WILO”注冊商標構成近似且足以造成相關公眾的誤認，已構成對威樂公司注冊商標專用權的侵犯。法院判決：新威樂公司立即停止制造、銷售侵權產(chǎn)品，并賠償威樂公司經(jīng)濟損失20萬元及合理訴訟支出1.3萬元。

　　一審判決后，新威樂公司不服，向北京市高級人民法院提起上訴。2009年7月30日，法院判決：駁回上訴，維持原判。

　　評析

　　一、新威樂公司是否可以其“新威樂XinWiLo”商標進行不侵權抗辯，本案應否中止審理

　　對于初審公告的“新威樂XinWiLo”商標，威樂公司在初審公告期內，已經(jīng)提起了異議申請，該商標即進入商標異議審查程序，故該商標至今尚未被核準注冊。在商標民事糾紛訴訟中，我國法律和司法解釋并未規(guī)定對于處于初審公告異議期內的案件應予中止審理，故本案不應中止審理，新威樂公司亦不能以此未獲得核準注冊的商標作為不侵權的抗辯理由。

　　二、“新威樂XinWiLo”商標是否構成對“WILO”商標的侵權

　　根據(jù)商標法的規(guī)定，判斷是否構成商標侵權應從兩方面入手：首先判斷是否構成相同或者類似商品；其次判斷商標是否近似。本案中，“WILO”商標核定使用的產(chǎn)品為環(huán)流泵等，而被控侵權產(chǎn)品為屏蔽靜音泵，屬于同類產(chǎn)品。在判斷商標是否近似時，要考慮文字的字形、讀音、含義，商標相近似的效果，應當達到容易使相關公眾對所標識商品的來源產(chǎn)生誤認，或者認為兩者有某種特定的聯(lián)系。法院認定商標相同或者近似按照以下原則進行：以相關公眾的一般注意力為標準；既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進行；判斷商標是否近似，應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。本案中，“WILO”是威樂公司臆造的無固定含義的詞，具有顯著的識別性，“威樂”亦來源于“WILO”的音譯，該商標在相關行業(yè)中具有較高的知名度。被控侵權產(chǎn)品上使用的“新威樂XinWiLo”商標只是在“WILO”商標前加上了“新”及相應的漢語拼音，“WILO”仍為該商標的顯著識別部分，以相關公眾的一般注意力為標準，會誤認為“WILO”與“新威樂XinWiLo”是系列商標或者認為二者的提供者有關聯(lián)關系或特定聯(lián)系，從而對兩者來源產(chǎn)生混淆。故法院認定“新威樂XinWiLo”商標已構成對“WILO”商標專用權的侵犯。

　　三、如何確定本案賠償數(shù)額

　　根據(jù)商標法的規(guī)定，在商標侵權案件中，有三種確定賠償數(shù)額的方法：侵權人因侵權獲得的利益、權利人因侵權受到的損失或者在法律規(guī)定的范圍內酌定賠償數(shù)額。一般而言，權利人很難證明侵權人因侵權所獲得的利益，除非對侵權人的財務賬冊進行審計，得到其銷售的侵權產(chǎn)品的數(shù)量及獲利。而權利人的損失必須是因侵權人的侵權行為造成的，要排除市場需求變化、產(chǎn)品競爭、營銷手段等非侵權人的因素，可以根據(jù)侵權商品銷售量與該商品單位利潤乘積計算；該商品單位利潤無法查明的，按照注冊商標商品的單位利潤計算。其前提也是侵權人銷售的侵權產(chǎn)品的數(shù)量是可以確定的。在上述兩種方法均無法確定的情況下，權利人可以請求法院在法律規(guī)定的范圍內酌定賠償數(shù)額，法院在采用第三種方法確定賠償數(shù)額時，應當考慮侵權行為的性質、期間、后果，商標的聲譽，商標使用許可費的數(shù)額，商標使用許可的種類、時間、范圍及制止侵權行為的合理開支等因素綜合確定。本案權利人即選擇了第三種計算賠償數(shù)額的方法，法院也是在考慮了上述因素的情況下，確定了20萬元的賠償數(shù)額，并且對威樂公司為制止侵權行為所支出的公證費、律師費、差旅費等合理費用另行予以支持。

　　本案案號：（2008）二中民初字第1842號，（2009）高民終字第729號

　　案例編寫人：北京市高級人民法院 李燕蓉